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驰名商标保护相关问题  

2017-06-02 08:30:26|  分类: 商标监管 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2017-05-31 红盾论坛

黄斌  江西求正沃德律所知识产权律师

来源:无讼阅读


驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。传统商标法理论以"混淆理论"为基础来构建的,随着知识产权保护水平的不断提高,世贸组织《知识产权协议》将驰名商标的保护范围扩大到非类似商品以及服务上。该协议规定的"跨类"、"全类"保护,实质上就是"淡化理论"的引入。在传统的"混淆理论"下,商标权仅限于较为狭窄的范围之内,商标权的边界是确定且清晰的。但"淡化理论"的引入使得商标权突破了混淆可能性,致使驰名商标专用权的边界开始变得不再清晰。美国商标法专家麦卡锡指出:"一旦人们离开混淆可能性测试的合理确定性而进入淡化的领域,就很难知道在哪里划商标保护这条线。"因此,笔者试图对模糊的驰名商标禁止权边界进行梳理。


一、相关法律法规


《商标法》第13条规定:为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。


第14条规定:驰名商标应当根据当事人的请求,作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。认定驰名商标应当考虑下列因素:(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。


在商标注册审查、工商行政管理部门查处商标违法案件过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,商标局根据审查、处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。


在商标争议处理过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,商标评审委员会根据处理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。


最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(法释〔2017〕2号)第12条规定:当事人依据商标法第十三条第二款主张诉争商标构成对其未注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的,人民法院应当综合考量如下因素以及因素之间的相互影响,认定是否容易导致混淆:(一)商标标志的近似程度;(二)商品的类似程度;(三)请求保护商标的显著性和知名程;(四)相关公众的注意程度;(五)其他相关因素。


商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素。在商标民事、行政案件审理过程中,当事人依照本法第十三条规定主张权利的,最高人民法院指定的人民法院根据审理案件的需要,可以对商标驰名情况作出认定。


第14条规定:当事人依据商标法第十三条第三款主张诉争商标构成对其已注册的驰名商标的复制、摹仿或者翻译而不应予以注册或者应予无效的,人民法院应当综合考虑如下因素,以认定诉争商标的使用是否足以使相关公众认为其与驰名商标具有相当程度的联系,从而误导公众,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害:(一)引证商标的显著性和知名程度;(二)商标标志是否足够近似;(三)指定使用的商品情况;(四)相关公众的重合程度及注意程度;(五)与引证商标近似的标志被其他市场主体合法使用的情况或者其他相关因素。


最高人民法院《关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》(法发[2009]第16号)第10条规定:正确把握驰名商标司法认定和保护的法律定位,坚持事实认定、个案认定、被动认定、因需认定等司法原则,依法慎重认定驰名商标,合理适度确定驰名商标跨类保护范围,强化有关案件的审判监督和业务指导。


最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕3号)第2条规定:在下列民事纠纷案件中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定:


(一)以违反商标法第十三条的规定为由,提起的侵犯商标权诉讼;(二)以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;(三)符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。


第5条规定:当事人主张商标驰名的,应当根据案件具体情况,提供下列证据,证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时,其商标已属驰名:(一)使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等;(二)该商标的持续使用时间;(三)该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围;(四)该商标曾被作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标享有的市场声誉;(六)证明该商标已属驰名的其他事实。


前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等,包括其核准注册前持续使用的情形。


对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据,人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据,客观、全面地进行审查。


第7条规定:被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生前,曾被人民法院或者国务院工商行政管理部门认定驰名的商标,被告对该商标驰名的事实不持异议的,人民法院应当予以认定。被告提出异议的,原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任。除本解释另有规定外,人民法院对于商标驰名的事实,不适用民事诉讼证据的自认规则。


第9条规定:足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认,或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的,属于商标法第十三条第一款规定的"容易导致混淆"。足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第十三条第二款规定的"误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害"。


最高人民法院《关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知》(法〔2009〕1号),涉及驰名商标认定的民事纠纷案件,由省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院,以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖。其他中级人民法院管辖此类民事纠纷案件,需报经最高人民法院批准;未经批准的中级人民法院不再受理此类案件。


二、驰名商标三大原则


1、驰名商标按需保护原则


驰名商标按需保护原则是指:在通常情况下,如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标足以使得其获得与驰名商标同等水平的保护,则无需再对商标权人提供驰名商标的保护。对于何为同等水平的保护,至少需要从停止侵权及赔偿损失两方面进行考量。如果商标注册人在同一种或类似商品上注册的商标仅能够制止侵权行为的发生,但无法获得经济损失赔偿,则此时应认定依据同一种或类似商品上注册的商标无法获得与驰名商标同等水平的保护,依据按需认定的原则,便有必要对商标注册人提供驰名商标的保护。


2、驰名商标淡化保护规则


通常情况下,只有符合下列条件,驰名商标所有人才可以获得反淡化保护,即:如果被诉商品的相关公众在看到该商品中所使用商标时虽会想到原告的驰名商标,但却能认识到被诉商品并非由原告提供或与其有特定关联,则该驰名商标可以获得反淡化的保护。之所以设定上述认定条件,是因为驰名商标的价值很大程度上源于其所具有的"驰名商标"与其"所有人"在"特定商品或服务"上的"唯一对应关系",而反淡化保护的目的亦在于使得这一唯一对应关系免遭破坏。因通常而言,如果被诉商标的相关公众在看到被诉商标时,虽能联想到在先的驰名商标,但却可以认识到二者并非由同一主体提供或并无特定关联,则从长远来看,此种情况将会导致相关公众在看到与驰名商标相同或近似的商标时,无法当然地将其对应到该驰名商标所有人,从而使得驰名商标所具有的唯一对应关系受到破坏,产生淡化的可能性。


3、淡化认定层次分析法


被诉商品的相关公众如果具有下列三个层次的认知,则该驰名商标将可以受到反淡化的保护:


第一层次的认知是指被诉商品(而非驰名商标核定使用商品)的相关公众对于"驰名商标"与其"所有人"在"特定商品或服务"上的"唯一对应关系"有所认知。之所以要求具有这一层次的认知,是因为只有相关公众对这一唯一对应关系首先具有认知的情况下,才可能谈到对该唯一对应关系的破坏,否则这一破坏后果将无从谈起。通常而言,如果被诉商品的相关公众在看到驰名商标的"标识"时一般会想起其实际使用的特定商品或服务,则可以认定被诉商品的相关公众对这一唯一对应关系有所认知。被诉商品的相关公众是否对该唯一对应关系有所认知取决于多种因素,且各因素之间相互作用,其中最为重要的三个因素是:被诉商品与原告驰名商标核定使用商品的相关公众在范围上的重合程度;原告驰名商标的固有显著性;原告驰名商标的知名度。


通常而言,只有被诉商品的相关公众基本上或大部分被驰名商标相关公众的范围所涵盖的情况下,才可以认定"被诉商品的相关公众"对这一唯一对应关系具有认知的可能性。在此基础上,如果驰名商标具有"较低"的固有显著性(如其属于描述性词汇或现有词汇),则通常需达到"更高"的知名度水平才可能使得被诉商标的相关公众对其具有的唯一对应关系有所认知。但如果在先驰名商标的固有显著性"较高"(如属于臆造词汇),则对其知名度的要求则会相对"较低"。之所以持这一观点,是因为对于淡化的判断应以被诉商品的相关公众作为判断主体,而该部分相关公众只有同时是原告驰名商标的相关公众的情况下其才可能对"原告驰名商标"有所认知。在此情况下,考虑到此处的相关公众所指向的是作为"整体"而言的相关公众,而非其中特定个体,故只有被诉商品的相关公众完全或大部分被驰名商标的相关公众所涵盖的情况下,从整体而言,被诉商品的相关公众才可能对在先驰名商标的知名度有所认知。据此,相关公众的重合范围是第一层次认知产生的前提条件。


在此基础上,如果驰名商标属于描述性词汇或现有词汇等固有显著性较低的情形,则因其具有固有含义,故对于被诉商品的相关公众而言,其在看到这一商标标识时,第一反应通常可能是这一标识所固有的含义。此种情况下,该驰名商标只有具有更高的知名度才可能使得在相关公众的认知中,其所具有的指向驰名商标所有人这一功能强于其固有含义,从而在被诉商品相关公众的心目中建立起该驰名商标与其所有人的唯一对应关系。反之,如果该驰名商标是臆造词汇等固有显著性较高的情形,则因其本无固有含义,且除非基于巧合或恶意注册,通常不会出现他人将其在被诉商品上进行注册的情形,故被诉商品的相关公众对其并不具有固有认知。此种情况下,较之于固有显著性较低的商标,其达到相对较低的知名度水平,即可能会使得相关公众产生唯一对应关系的认知。


第二层次的认知是指被诉商标的相关公众在看到被诉商标时能够联想到原告驰名商标。通常而言,如果被诉商标与原告驰名商标相同或具有很高的近似程度,则较易产生第二层次的认知。之所以持上述观点,是因为联想是淡化产生的前提,如果相关公众在看到被诉商标时并不会联想到在先驰名商标,则该驰名商标具有的唯一对应关系显然不会被破坏。而之所以要求两商标相同或具有很高的近似程度时,相关公众才会联想到在先驰名商标,是因为对于被诉商标的相关公众而言,即便其对原告驰名商标有所认知,该认知亦是以"商标标识"及其"使用的商品或服务"两个因素为认知基础。但当其在非类似商品或服务上看到相关商标时,此时的认知已脱离了驰名商标的商品或服务这一因素,就相关公众的通常认知规律而言,在脱离了"商品或服务"这一因素而仅仅对"单独的商标标识"进行认知时,其对商标近似性程度的要求显然要高于结合商品或服务进行考虑时的近似性要求。因此,通常情况下,只有两商标相同或具有很高的近似程度时,相关公众才可能在看到被诉商标的情况下仍能联想到原告的驰名商标。因此,淡化保护中联想的产生应以被诉商标与原告驰名商标相同或具有很高的近似程度为前提。


第三层次的认知是指被诉商标的相关公众能够认识到被诉商标与原告驰名商标并无关系。这一认知的产生亦会受多种因素影响,包括原告驰名商标的商品或服务的价格、档次、经营特点,该驰名商标所有人是否存在跨行业经营的情形等等。


三、相关司法裁判


1、对驰名商标按需认定的判定


在"星巴克"商标案中,法院认为:原告星源公司进入中国大陆市场后,通过特许经营方式发展经营,星巴克咖啡店连锁规模快速扩张,销售业绩亦连年巨幅上升,呈良好态势。原告对"STARBUCKS"商标、"星巴克"商标等进行了长时间的广泛宣传,并投入了大量的资金。由于"STARBUCKS"系列商标具有广泛的国际知名度,以及原告在华语地区对"星巴克"商标的宣传、使用,"STARBUCKS"、"星巴克"商标的知名度迅速扩大,已为中国大陆相关公众所熟知。基于上述事实,应当认定"STARBUCKS"商标(第42类)、"星巴克"商标(第42类)为驰名商标。关于原告星源公司、统一星巴克主张其他4个商标亦应为驰名商标的问题,由于对"STARBUCKS"、"星巴克"两驰名商标的认定,足以对原告权利提供充分、有效的法律保护,因此对其他4个商标是否驰名并无认定的必要,故对原告的上述诉讼主张不予支持。


2、对驰名商标弱化的判定


在"中信"商标案中,法院认为:本案在案证据可以证明中信集团经营规模巨大,经济实力雄厚,且其从事的金融行业一般亦直接面对普通消费者,故中信集团的引证商标属于为中国相关公众熟知程度较高的驰名商标,对于驰名商标的保护不仅在于防止混淆、误认,还在于防止他人商标的使用会暗示该商标持有人与驰名商标注册人之间存在某种联系,以及他人商标的使用可能会削弱和淡化驰名商标的区别性特征。本案中,被异议商标的中文部分与上述驰名商标完全相同,且"中信"并不是固有的中文词汇,因此被异议商标属于对上述驰名商标的摹仿。被异议商标核定使用的商品为玻璃钢容器、非金属容器等虽与金融类服务存在差异,但在引证商标为驰名商标的情况下,被异议商标的使用仍会降低引证商标的显著性,模糊该驰名商标与其核定使用服务之间的唯一特定联系,进而弱化驰名商标的区别特征,损害中信集团的利益。太仓中信公司向商标评审委员会提交的中信玻璃钢纤维工业股份有限公司的注册证、商标证未经过认证手续,证据形式存在瑕疵,即便采信上述证据,亦不能排除被异议商标在中国大陆地区的注册使用与引证商标产生混淆或弱化驰名商标显著性的可能。


3、对驰名商标贬损的判定


在"百度"商标案中,法院认为:避孕套虽然系日常生活用品,但受我国传统文化的影响,在部分消费者的观念中,避孕套因其与私密生活相关的特性,往往难登大雅之堂。"百度"商标使用在"避孕套"等相关商品上,可能会降低"百度"驰名商标在部分消费者心目中的形象,减少部分消费者对"百度"驰名商标的认同感,进而损害百度公司的合法利益。因此,争议商标注册已构成贬损百度公司"百度"驰名商标市场声誉的情形。


4、对驰名商标复制、模仿、翻译或音译的判定


在"米其林"商标案中,法院认为:"cenchelyn"与米其林公司主张保护的"米其林"商标相比,虽然"米其林"商标具有较高的知名度,但"cenchelyn"并非是"米其林"的音译,二者具有明显区别,不足以导致相关公众的误认,故一、二审法院认为森泰达公司注册、森泰达公司和森麒麟公司使用域名cenchelyn.com的行为未侵犯米其林公司"米其林"商标专用权的认定,并无不当。


四、驰名商标侵权判定要点


驰名商标混淆判定标准:


1、被诉商品或服务中所使用的商标为商标性使用。构成商标性使用至少要满足以下三个条件:①将商标标识用于商业活动中;②使用的目的是为了说明商品或服务的来源;③该使用使相关公众产生商品或服务来源的认识;


2、被诉商品或服务与驰名商标核定使用的商品或服务构成同一种或类似商品或服务。判断商品或服务是否类似应考虑下列因素:商品与服务在性质上的相关程度,在用途、用户、通常效用、销售渠道及销售习惯等方面的一致性;


3、被诉商品中所使用的商标与驰名商标构成相同或近似商标。商标近似判定存在三项原则:①以相关公众的一般注意力为标准;②既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;③判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。这三项原则,相辅相成,不能单独使用;


4、如上三步骤均成立,还需考虑混淆可能性。在判定混淆可能性时,需引入商标的显著性和知名度。知识产权的保护范围和强度与特定知识产权的创新和贡献程度相适应,同理商标的保护范围是弹性的,其保护强度应当与其应有的显著性和知名度相适应。混淆可能性主要从如下因素进行考量:商标标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名程度、相关公众的注意程度、实际混淆证据等因素。


驰名商标淡化判定标准:


1、存在未经授权使用驰名商标或驰名商标主要部分的行为;


2、在商业活动中使用;


3、该使用为商标性使用;


4、该使用行为附着的商品或服务无论与驰名商标使用的商品或服务是否存在竞争关系,一般是在在与驰名商标使用的商品或服务不相类似的商品或服务上使用;


5、非合理使用,不包括以下情形:在商业活动中将驰名商标作为自己的名字或地址;在有关商品或服务的类别、质量、数量、用途、价值、产地名称、产品生产或服务提供的时间,以及其他特性的说明中使用驰名商标;在需要标明产品用途或服务目的是对驰名商标的必要使用;供消费者对商品或服务进行比较之广告或促销;就驰名商标所有人或其商品或服务所为之甄别、嘲弄模仿、批评或评论;


6、存在淡化可能性,判定淡化可能性需考虑以下因素:(1)该驰名商标的显著程度;(2)该驰名商标在使用被诉商标或者企业名称的商品的相关公众中的知晓程度;(3)使用驰名商标的商品与使用被诉商标或者企业名称的商品之间的关联程度。

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